Marca, Nombre Comercial Y Razón Social, El Concepto De Notoriedad Como Causa Impeditiva De Registro

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece como elementos impeditivos

para poder acceder al registro marcario tanto una serie de prohibiciones absolutas (signos que sean contrarios a la Ley, al orden pblico o a las buenas costumbres, los que puedan inducir al pblico a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geogrfica del producto o servicio, etc.), como relativas. Entre estas ltimas cabe destacar lo preceptuado en el Artculo 9.1.d, mediante el que se protege a las razones sociales de una persona jurdica que antes de la fecha de presentacin o prioridad de la marca solicitada identifique en el trfico econmico a una persona distinta del solicitante. La marca solicitada deber ser idntica o similar a estos signos y adems tambin deber ser idntico o similar su mbito de aplicacin. La conjuncin de ambos factores deber implicar un potencial riesgo de confusin en el pblico. A estos efectos, el titular de la razn social prioritaria, habr de probar el uso o conocimiento notorio de la misma en el conjunto del territorio nacional.

Por tanto nos encontramos ya con un obstculo impeditivo del registro marcario posterior, que sera la "notoriedad" de una razn social anterior. No obstante para conocer en qu consiste tal circunstancia, deberemos definir tal concepto jurdico indeterminado.

Si accedemos a la definicin otorgada por parte de la Real Academia de la Lengua Espaola, se considera "notorio", entre otras acepciones, a aquello que es "pblico y sabido por todos". Ello implicara que una razn social notoria reflejara la presencia de este signo en la mente de los consumidores, y como consecuencia el pblico objetivo, conocera la existencia de un producto o servicio coincidente con la razn social de la empresa, identificando la misma con la denominacin utilizada para girar en el trfico mercantil.

Por tanto, el que una razn social fuera calificada como "notoria" demostrara que la misma hubiera sido usada previamente no slo para realizar meras operaciones de facturacin sino tambin para identificar a la empresa, coincidiendo en este caso con la denominacin usada para darse a conocer en el mercado. Ya indic el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 14 de febrero de 2000 que: "Es de destacar que el uso (que sirve de fundamento a la accin de que se trata) ha de ser como nombre comercial y no como denominacin social (nombre-firma), es decir, no como identificador del empresario, sino como reconocedor de la empresa en el trfico econmico evitando la confusin en la clientela, por lo que su funcin es la de identificar toda o una parte de la actividad econmica o comercial."

Ello tendra su justificacin protectora puesto que el conocimiento especialmente difundido de una razn social, incrementara el riesgo de que otras marcas o nombres comerciales pudieran provocar en el consumidor medio confusin entre ellas o, ms verosmilmente, su asociacin en cuanto al origen empresarial de las mismas.

No obstante, si leemos con detenimiento el Art. 9.1.d. LM, veremos que la proteccin otorgada no se aplica de forma automtica, sino que sta solamente se otorgar a aquellas razones sociales "notorias", frente a signos distintivos que pretendan registrarse para aquellos productos o servicios concurrentes en el mercado. Por tanto, para que acte la proteccin dispensada por la Ley de Marcas se exigir adems que exista una identidad o similitud aplicativa.

Adems la denominacin social deber ser conocida en el conjunto del territorio nacional, sin que sea suficiente el que pudiera tener lugar en una localidad o comarca.

Surge en este preciso instante la obligacin de la carga de la prueba, puesto que quien deber acreditar cuanto antecede ser el oponente y no la marca o nombre comercial aspirante, es decir, ser el titular de la razn social quien deber demostrar que la misma es anterior al signo distintivo en cuestin, que es notoriamente conocida en la totalidad del territorio nacional, y que adems puede existir riesgo de error o confusin por una similitud o identidad fontica y aplicativa respecto de los productos o servicios a proteger.

De la lectura del Art. 9.1.d "in fine", puede comprobarse cmo se protege tambin a los extranjeros que de acuerdo con el artculo 3 de esta Ley pueden invocar el artculo 8 del Convenio de Pars o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en Espaa de su nombre comercial no registrado.

El Art. 8 del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, establece que "El nombre comercial ser protegido en todos los pases de la Unin sin obligacin de depsito o de registro, forme o no parte de una marca de fbrica o de comercio."

No obstante, la Jurisprudencia ms actual del Tribunal Supremo, (Sentencias de fecha 4 de junio y 7 de noviembre de 2008 y 26 de febrero de 2009), en sintona con la regulacin de los arts. 77 y 78 de la Ley de Marcas 32/1988, y la doctrina interpretativa de los arts. 2 y 8 del Convenio de la Unin de Pars, opt por el criterio restrictivo que exige la utilizacin o uso efectivo en Espaa, el cual aparece reforzado en la Ley de Marcas de 2001, en cuya Exposicin de Motivos se alude incluso a la plena equiparacin de trato, y dispensa de la misma proteccin.

Consiguientemente, el nombre comercial extranjero no registrado, tiene en Espaa la proteccin que le dispensan al nacional las Leyes de Marcas y de Competencia Desleal, conforme al principio de la "lex loci protectionis", requirindose el uso efectivo o el conocimiento notorio en nuestro pas, con cuya apreciacin, sin desconocer ninguna exigencia del CUP, se soslaya el sinsentido de que un nombre comercial extranjero, totalmente desconocido -sin uso ni notoriedad- en Espaa, tuviera una proteccin superior al nombre comercial espaol.

Si ello no fuera as, podra crearse una gran inseguridad jurdica ya que una marca registrada conforme a la ley nacional, pudiera ser objeto de una accin de nulidad por ser idntica o similar a una razn social extranjera, totalmente desconocida en Espaa.

No obstante y pese a la proteccin otorgada por parte de la Ley de Marcas, siempre es aconsejable de forma preventiva proceder al registro de la Marca o Nombre Comercial utilizado para evitar que terceros no autorizados puedan aprovecharse del buen nombre, esfuerzo y reputacin ajena, ya que los requisitos exigidos por el Art. 9.1.d LM, especialmente en lo relativo a acreditar la notoriedad de la razn social utilizada en todo el territorio nacional, en ocasiones pudieran no verse satisfechos, y por tanto no poder impedir que un competidor utilizara una marca o nombre comercial que pudiera confundir a potenciales clientes.

Antonio Vargas Vilardosa

Despacho Vargas Vilardosa Abogados

Miembro de Eurojuris Espaa

Marca, Nombre Comercial Y Razn Social, El Concepto De Notoriedad Como Causa Impeditiva De Registro

por: Eurojuris

Sobre el Autor

Eurojuris Espaa es una asociacin sin nimo de lucro integrada por despachos de abogados con vocacin internacional y establecidos por toda la geografa nacional. (Articuloz SC #3399821)

Fuente - http://www.articuloz.com/marcas-comerciales-articulos/marca-nombre-comercial-y-razon-social-el-concepto-de-notoriedad-como-causa-impeditiva-de-registro-3399821.html

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